특허 판단의 기준

미국에 특허가 등록되기 위해서는 크게 3가지, 신규성(Novelty), 비자명성(진보성)(Non-obviousness), 유용성(Utility)을 만족해야 합니다. 신규성의 경우, 연방법에 의거하여 출원인이 발명하기 이전에 미국 내에서 타인에 의해 알려졌거나 사용된 발명, 또는 미국 내 혹은 국외에서 특허를 받았거나 간행물에 기재된 발명을 제한합니다. 진보성의 경우 발명이 이루어진 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의해 자명한 것이라면 특허를 받지 못하도록 제한합니다. 모든 선행기술이 진보성 판단에 이용되므로 당해 발명의 미국 출원 당시 아직 공개되지 않은 선행기술로도 진보성은 부정될 수 있습니다. 진보성에 대한 거절은 두 개 이상으로 이루어진 선행기술의 결합(combination of prior arts)으로 이루어집니다.

선행 기술

2009년 특허법 개정안을 통해 선행 기술에 대한 정의가 개정되었습니다. 선행기술 판단에 대한 기준일을 출원일자로 규정하고, 연방법 35 U.S.C. §102에 명시된 선행기술 정의를 “공중에 사용 또는 판매된 경우, 기타 공중에 이용 가능한 경우”로 개정하여, 지리적 위치에 제한을 없앴습니다.

국외 우선권 주장

출원인은 파리 조약 및 PCT조약에 의거하여 각국에 이미 출원한 특허출원에 대해 우선권을 주장하여 미국에 출원할 수 있으며, 이 경우 최초 출원일로부터 1년 이내에 미국에 출원해야 합니다. 우선권을 주장하기 위해서는 복합우선권이 아닌 한 (e.g. 발명자 A의 a 발명, B의 b 발명을 합하여 미국에 출원하는 경우), 최초출원과 미국에서의 출원건의 발명자가 동일하여야 합니다.

선행기술자료(Information Disclosure Statements)

미국에 특허를 출원하기 위해서는 우선 선행기술자료(Information Disclosure Statements, IDS)를 제출해야 합니다. 출원인이 발명과정에서 참고했거나, 미국출원의 기초가 된 타국출원의 거절이유에 인용된 ⅰ)등록특허, ⅱ)공개공보, ⅲ)학술지에 발표된 관련기술 등을 일컬어 선행기술자료라고 합니다.  출원인은 관련서류를 미국특허청에 반드시 제출해야 하며, 출원인 스스로 특허등록가능성을 판단하기 위해 특허검색(patent search)을 진행한 경우에는 그 특허검색결과를 미국특허청에 제출해야 합니다.
선행기술자료는 출원 시 출원서류와 함께 제출하는 것이 가장 바람직합니다.  출원 시 제출이 어렵다면, 출원 후 3개월 이내 또는 첫 번째 의견제출서류(Office Action, 한국의 거절이유통지서에 해당됨)가 나오기 이전에 선행기술자료를 제출하는 것이 바람직합니다.  제출 시기에 따라 비용이 추가될 수 있고, 추가적인 제출서류가 발생될 수 있기 때문입니다. 제출가능 시기는 미국출원일 (또는 PCT국제출원의 미국 국내단계 진입일)로부터 3개월 이내 또는 미국특허청의 1차 의견제출통지(이하, OA로 표기) 이전 중에서 늦은 일자까지입니다. (이 기간 내에는 별도 진술서 없이 IDS자료 제출이 가능합니다.) 선행기술자료(IDS)가 제출되지 않은 경우는 특허등록이 되더라도 특허권에 기한 권리행사를 할 수 없으며, 특허가 무효가 될 수 있습니다.

출원 절차

미국은 2009년 특허법 개정안을 통해 기존의 선발명주의를 폐지하고 선출원주의를 도입했습니다 (한국은 선출원주의). 그리고 심사청구 이후에 실질심사를 시작하는 한국과 달리, 미국에서는 별도의 심사청구 없이 곧바로 출원건에 대한 실질심사가 진행됩니다.

답변서 및 보정서

실질 심사 결과 Office Action을 통지 받으면 출원인은 3개월 이내에 답변서를 제출하여야 합니다. 통상 보정서(Amendment)를 같이 제출합니다. 이 외 추가 비용을 납부하는 조건으로 3개월까지 답변기간을 연장할 수 있습니다. 출원인이 지정된 기간 내에 답변을 하지 않으면 해당 출원건은 출원 포기로 간주되어, 특허청은 출원인에게 포기처분 통지서를 발송합니다. 답변서를 제출한 후 약 6개월 이내에 출원인에게 최종거절통지 혹은 특허사정통지가 전달됩니다. 최종거절 통지 후에도 출원인은 요금을 추가로 납부하는 조건으로 최대 6개월 이내에 심사관의 보정 요구에 따라 클레임의 범위를 좁히는 보정을 하여 특허 출원을 계속 진행할 수 있습니다.